특허 판례에 대한 문제점

특허 업계는 대법원판례에서 소위 권리대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 허용불가 판례에 의해 많은 선등록권자가 후등록권자에게 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인 심판을 청구하여 각하 결정을 받거나깨우친 심판관의 1심이 2심에서 파기되는 등 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판을 청구하지 못하는 것으로 되어 있다.

그러나 최근 권리범위 확인심판에 대한 요건에 대하여 설시하고 있는 바, 대법원에서도 전기 판례를 지지하는 판결이 있어 통상실시권허여심판 등 앞으로의 특허 소송에서 많은 변화가 예상된다.

이에, 올바른 판례를 소개하여 특허관련 종사자들의 올바른 특허제도의 운용을 당부하고, 특허법 상 선등록특허권자가 가지는 이익을 확보하여 줄 수 있는 절차를 안내하겠다.

종전 대법원판례의 입장과 문제점

종전 대법원의 상기 판례 입장은 권리 대 권리의 적극적권리범위 확인심판에 대하여 다음과 같은 입장을 취해왔다. 즉 실용신안권의 권리범위확인심판은 등록된 실용신안을 중심으로어떠한 비등록실용신안이 적극적으로 등록실용신안의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것으로 등록된 두 개의 실용신안권의 고안내용이 동일 또는 유사한 경우 선등록실용신권자는 후등록실용신안권자를 상대로 실용신안등록의 무효를 청구할 수 있을 뿐 그를 상대로 권리범위확인심판을 청구할 수는 없다고 할 것이다.

상기 권리대 권리의 적극적권리범위확인심판을 부정하였고, 상기한 판례는 후등록특허에 대해 선등록특허를 이유로 무효심판을 청구하는 것은 선결요건으로 해왔다. 첨언하면, 권리 대 권리의 적극적권리범위확인심판은 타인의 특허발명이 본인의 특허발명에 속한다는 심결을 구하는 것이고 보면, 만약 속할 경우에는 2개의 특허권 상호간에 ㅎ선후원관계가 있어 무효심판으로 해결함으로써 권리범위에 속한다는 효력이 있기 때문에 동일의 목적을 달성할 수 있다.

따라서, 권리범위확인심판의 심결만으로 후 특허권리의 효력을 부인하는 것이 불가능하고, 단지 확인하는 것뿐이기 때문에 무효심판이 선결이라는 것이어서 이러한 경우 각하되어야 한다는 입장이었다.

종전 대법원판례의 문제점

그렇지만, 상기한 판례는 동일 발명에 대한 선후원관계에 있는 특허에 한하여 적용될 경우에는 타당하고 사료되나 선등록특허 및 후등록특허 간 상호 이용관계가 잇을 경우 선등록특허에 의해 후등록특허가 무효될 수 없는 것에 해당하므로 상기 판례를 인용하여 권리 대 권리의 적극적권리범위확인심판을 부정하는 것은 발명의 실체를 이해하지 못했거나 특허법 제98조 및 동법 제94조의 법리를 오인하고 있으리라 생각한다.

더 나아가 특허법 135조가 갖고 있는 법적 취지를 이해하지 못했기 때문이라고 생각한다. 따라서 선등록특허 및 후등록특허 간 이용관계가 있을 경우 후등록특허가 선등록특허에 미치는 효력이 범위에 속한다는 특허법 제98조의 기본적인 법리를 고려했을 때 특허법 제138조에서의 이용관계의 성립요건 및 침해과정의 관계를 사전에 확인해줄 권리범위확인 심판이 필요해보이며, 그 외 권리 대 권리의 적극적권리범위확인심판은 현행법 상 부정할 근거가 없을 것으로 보여진다

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